“TIM”商标注册撤销案例分析

“TIM”商标注册撤销案例分析

　　申请人因国际注册第882640号“TIM”商标（以下称复审商标）撤销一案，不服商标局商标撤三字[2017]第Y013989号决定，于2017年12月11日向国家商标局评审委员会申请复审。国家商标局评审委员会依法受理后，依照《商标评审规则》第六条的规定，组成合议组依法进行了审理，现已审理终结。

　　商标局决定认为，被申请人提交的商标使用证据有效。复审商标不予撤销。

　　申请人复审的主要理由：根据申请人的相关调查，复审商标并未在商业中真实实际使用在第38类核定服务上，申请人对被申请人提交的使用证据有质疑。请求将被申请人在商标局审理阶段提交的证据材料转发给申请人质证，并撤销复审商标的注册。

　　被申请人答辩的主要理由：被申请人是意大利最大的电信运营商。复审商标所涉及电信行业为政府政策性限制行业，故在中国大陆地区无复审商标直接使用证据，具有正当的未使用理由。被申请人在中国的间接使用证据主要为报纸、期刊、网络对意大利电信TIM的报道，可证明复审商标在中国大陆地区的真实、合法、有效的使用。被申请人与华为在指定期间内在电信领域多层次的合作过程中，包含了全部的核定服务，中国媒体对上述合作进行了大量报道。被申请人还作为意甲联赛和意大利超级杯赛的赞助人，在中国各大平台进行转播，证明了被申请人复审商标在中国大陆地区的使用。另外，被申请人因业务整合需要，于2016年对商标标识进行了调整，调整后与复审商标仅存在细微差别，并不影响调整后标识的使用证据作为复审商标的使用证据。请求维持复审商标的注册。

　　被申请人向国家商标局评审委员会提交了以下主要证据：

　　1、被申请人更换新商标的报道（光盘形式）；

　　2、中国相关法律、法规对电信行业的规定（光盘形式）；

　　3、国图检索报告（2007—2017年）（光盘形式）；

　　4、意大利电信TIM与华为合作的报道（2007—2017年）（光盘形式）；

　　5、意大利电信与其赞助的体育赛事的报道和转播（2014—2016年）（光盘形式）；

　　6、意大利电信赞助的赛事更换标识的报道（光盘形式）；

　　7、2017年关于世界杯欧洲预选赛及意大利电信的报道和转播（光盘形式）；

　　8、相关公证书复印件。

　　国家商标局评审委员会调取了被申请人向商标局提交的证据，这些证据完整包含于其向国家商标局评审委员会提交的上述证据之中。

　　国家商标局评审委员会将被申请人的答辩理由书及其向国家商标局评审委员会、商标局提交的证据材料副本寄送给申请人，申请人的主要质证理由为：被申请人提供的证据均不属于复审商标在指定服务上的有效使用证据，不能证明被申请人在法定期间内在核定服务上使用了复审商标。被申请人名下拥有多个“TIM”系列商标，被申请人所言的复审商标发生变更，但新标识不能与复审商标完全对应，故不能视为对复审商标的使用。被申请人提出复审商标未在中国大陆进行直接使用，申请人对此认同，但被申请人所述因政府限制而未进行使用，申请人不予认可。复审商标指定的服务不属于因国别而受政府政策限制性的，被申请人可以在中国境内提供其服务。复审商标未在中国大陆进行直接使用不属于具有正当理由不使用的情形。

　　申请人向国家商标局评审委员会提交了以下主要证据：电信业务及互联网信息服务经营许可的相关资料复印件。

　　国家商标局评审委员会经审理查明：

　　复审商标由TIM ITALIA S.P.A.于2006年5月25日向我国商标局提出领土延伸保护申请，2007年3月7日商标局予以核准，核定使用在第38类电信等服务上。经续展注册，复审商标专用期延至2025年8月5日止。后经商标局核准，复审商标被依法转让至TELECOM ITALIA S.P.A.，即本案被申请人名下。

　　以上事实有商标档案予以佐证。

　　经评审国家商标局评审委员会认为，本案中，复审商标获准注册日期早于2014年5月1日，根据法不溯及既往的原则，本案的实体问题应适用修改前的商标法，相关程序问题仍适用修改后的商标法。

　　本案的焦点问题为：被申请人在2014年4月17日至2017年4月16日期间（以下称三年期间）是否对复审商标在核定服务上进行了具有商标法意义上的实际使用。

　　商标在服务上的使用是指将商标用于服务场所、介绍手册或者服务相关的用品以及服务交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中等，用于识别服务来源的行为。本案中，被申请人提交的证据2中国相关法律、法规对电信行业的规定，并非是复审商标的宣传、使用证据。证据1、3、4、5、6、7、8中，被申请人更换新商标和意大利电信赞助的赛事更换标识的报道，仅体现了被申请人商标标识的更换信息，并非是复审商标的宣传、使用证据。国图检索报告、被申请人与华为合作报道、意大利电信与其赞助的体育赛事的报道和转播等其余证据则体现了被申请人赞助体育赛事及赛事赛程，被申请人与其它企业合作，以及关于IMS技术、电信业的文章、报道等信息，其中的“TIM”文字多是以被申请人的企业简称形式出现，而非复审商标，这些证据大部分非形成于三年期间内，亦未显示复审商标核定使用的服务项目，不能证明被申请人在三年期间内对复审商标在核定服务上进行了宣传、使用。此外，被申请人称复审商标未在中国大陆地区直接使用，系因电信行业为政府政策性限制行业，故具备正当理由。对此国家商标局评审委员会认为，虽然我国电信行业的准入门槛较高，但是仍不影响被申请人正当行使复审商标的商标权利，况且，商标使用除了商标所有人自身的使用，还可以许可他人使用，而本案被申请人在三年期间内既未对复审商标进行商标法意义上的使用，又未许可他人对复审商标进行商标法意义上的使用，故被申请人的该项理由不构成不使用复审商标的正当理由。

　　综上所述，被申请人提交的在案证据不足以证明被申请人在三年期间内对复审商标在电信等核定服务上进行了公开、真实的商业使用，故复审商标的注册应予以撤销。

　　依照修改前《商标法》第四十四条第（四）项、《商标法》第五十四条、第五十五条的规定，国家商标局评审委员会决定如下：

　　复审商标的注册予以撤销。

　　当事人如不服本决定，可以自收到本决定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知国家商标局评审委员会。"