与外国国家名称相同或近似商标的审查，SWISSGEAR商标异议复审案评析

与外国国家名称相同或近似商标的审查，SWISSGEAR商标异议复审案评析

　　新《商标法》第十条第一款第（二）项规定：同外国的国家名称、国旗、国徽、军旗等相同或者近似的标志不得作为商标使用，但经该国政府同意的除外。此项规定属于国际惯例，目的是体现对外国国家主权的尊重。本文将结合SWISSGEAR商标异议复审案，针对与外国国家名称相同或近似的标志如何适用新《商标法》第十条第一款第（二）项的规定进行阐述。 基本案情
　　申请人(原被异议人)：威戈有限公司
　　被申请人(原异议人)：福州跨洋贸易有限公司

　　被异议商标：第6272283号SWISSGEAR商标
　　2007年9月12日，威戈有限公司（下称威戈公司）申请注册SWISSGEAR商标，指定使用商品为第8类手工操作的手工具、刀等。该商标初审公告后被福州跨洋贸易有限公司（下称跨洋公司）提出异议。商标局经审查，以被异议商标与瑞士国名近似，不应作为商标使用为由，裁定被异议商标不予核准注册。
　　威戈公司对该裁定不服，向国家工商总局商评委申请复审。
　　一、当事人主张 申请人的主要理由是：商标局异议裁定对事实认定不清，从而导致适用法律错误，应予改正。申请人已经提交了SWISSGEAR BY WENGER商标在瑞士本国获得注册的证明，被异议商标与该商标的主要识别部分都是“SWISSGEAR”,该瑞士商标的注册完全可以作为瑞士政府对申请人使用和注册被异议商标的同意。瑞士商标局驳回申请人国际注册第978731号SWISSGEAR商标的理由并非该商标含有瑞士国名，而是认为该商标显著性不足。只要商标具有足够的显著性，瑞士政府并不反对本国公司在商标中使用“SWISS”字样。欧共体内部市场协调局（编者注：自2016年3月23日起更名为欧盟知识产权局）作为欧洲商标的注册机关，已核准了SWISSGEAR商标的注册。综上，请求核准被异议商标注册。

　　被申请人答辩的主要理由是：被异议商标与瑞士国名近似，依法不得使用。申请人在瑞士注册的商标与被异议商标区别巨大，不能视为瑞士政府同意申请人在中国注册被异议商标。申请人在瑞士联邦知识产权局申请SWISSGEAR商标被驳回申请，申请人称瑞士政府同意其申请注册SWISSGEAR商标没有 事 实 依 据 。 申 请 人 第 978731 号SWISSGEAR商标的国际注册申请因属于公共领域以及会引起误解亦被瑞士联邦知识产权局驳回。被申请人请求依据新《商标法》第十条第一款第（二）项的规定，不予核准被异议商标注册。
　　二、商评委审理与裁定 商评委经审理查明：
　　（一）被异议商标申请注册情况
　　被异议商标由申请人于2007年9月12日申请注册，指定使用在第8类手工操作的手工具、刀等商品上。商标局初步审定并公告后，被申请人提出异议，商标局经审理认为，被异议商标违反了新《商标法》第十条第一款第（二）项的规定，裁定不予核准被异议商标注册。申请人不服商标局异议裁定，在规定期限内向商评委提出复审。
　　（二）申请人SWISSGEAR商标在瑞士注册过程
　　1.申请人在瑞士申请注册SWISSGEAR商标，瑞士联邦知识产权局发出通知，认为SWISSGEAR商标在其要求保护的部分商品上属于公共领域的标记，不能作为商标保护，在申请人将其商标标记修改为SWISSGEAR BY WENGER后，该商标获准注册，注册号为第602460号。
　　2.申请人的SWISSGEAR商标在他国获准注册后，通过世界知识产权组织（WIPO）国际局向瑞士申请领土延伸保护，瑞士联邦知识产权局以该商标属于公共领域以及会引起误解为由驳回该领土延伸保护申请。
　　商评委经审理认为：被异议商标中的英文单词“SWISS”（瑞士的、瑞士人的、瑞士文化的），与瑞士国家名称相近，属于新《商标法》第十条第一款第（二）项所规定的不得作为商标使用的情形。瑞士联邦知识产权局并未在瑞士核准申请人的SWISSGEAR商标注册，申请人在案主张的其在瑞士获准注册的SWISSGEAR BY WENGER商标与被异议商标SWISSGEAR差别明显，该商标在瑞士获准注册并不能视为瑞士政府同意申请人注册被异议商标。SWISSGEAR商标在欧共体内部市场协调局获准注册的情形亦不能视为其在瑞士已获准注册。
　　据此，商评委依照新《商标法》第十条第一款第（二）项、第三十五条及2001年《商标法》第三十三条第一款的规定，裁定被异议商标不予核准注册。
　　本案历经一审、二审诉讼，北京知识产权法院及北京市高级人民法院均支持商评委上述裁定意见。
评 析
　　本案的焦点问题是被异议商标的申请注册是否构成新《商标法》第十条第一款第（二）项所指的不得作为商标使用的情形。
　　（一）关于商标与外国国家名称相同或近似与否的认定
　　新《商标法》第十条第一款第（二）项中规定的外国国家名称包括中文和外文的全称、简称和缩写。依据《商标审查及审理标准》，商标的文字构成与外国国家名称相同的，判定为与外国国家名称相同。商标的文字与外国国家名称近似或者含有与外国国家名称相同或者近似的文字的，判定为与外国国家名称近似。
　　本案中，被异议商标为SWISSGEAR，其中“SWISS”的中文含义可译为“瑞士的、瑞士人的、瑞士文化的”，“GEAR”的中文含义可译为“齿轮、设备、用具、器械、装置”等。被异议商标易被识别为由上述两个单词的组合，其中“SWISS”（瑞士的、瑞士人的、瑞士文化的）与瑞士国家名称相近，“SWISSGEAR”整体亦未形成强于“SWISS”的含义，故被异议商标构成与瑞士国家名称近似的标志，属于新《商标法》第十条第一款第（二）项所规定的不得作为商标使用的情形。
　　（二）关于新《商标法》第十条第一款第（二）项例外规定的适用
　　新《商标法》第十条第一款第（二）项中作了“但经该国政府同意的除外”的例外规定，即与外国的国家名称、国旗、国徽、军旗等相同或近似的标志作为商标使用和注册，若经过该国政府允许，便视为不会妨碍这个国家正常使用这些标志，没有损害其国家尊严，可以在我国申请注册。
　　此例外规定中经外国政府同意应包括两种情形，一是明确同意，二是视为同意。以本案所涉外国国家名称为例：明确同意，即外国政府明确授权申请人在其商标中使用该国国家名称，申请人应当提交经该外国政府同意的书面证明文件；视为同意，即申请人已将含有该外国国家名称的商标在该国提出注册申请并已获准注册，即视为该外国政府同意，申请人应当提交该商标在该国获准注册的证明材料。
　　在本案中，申请人提出其SWISSGEAR BY WENGER商标在瑞士已获得注册，该瑞士商标的注册完全可以作为瑞士政府对申请人使用和注册被异议商标的同意。商评委认为，申请人该项主张不能适用上述例外规定，不属于上述视为外国政府同意的情形。首先，申请人主张的SWISSGEAR BY WENGER商标与被异议商标SWISSGEAR差别明显。其次，结合商评委查明的事实，申请人在瑞士之所以注册SWISSGEAR BY WENGER商标，是因为在其提出SWISSGEAR商标的注册申请后，瑞士联邦知识产权局发出通知，认为SWISSGEAR商标在其要求保护的部分商品上属于公共领域的标记，不能作为商标给予保护。在此情况下，申请人将商标修改为SWISSGEAR BY WENGER后方获准注册。最后，申请人的SWISSGEAR商标在他国获准注册后，通过世界知识产权组织（WIPO）国际局向瑞士申请领土延伸保护，瑞士联邦知识产权局以该商标属于公共领域以及会引起误解为由驳回该领土延伸保护申请。由此可见，瑞士政府并未同意SWISSGEAR标志在瑞士获准注册。
　　此外，本案申请人还提出欧共体内部市场协调局已核准SWISSGEAR商标的注册，但该机构主要负责欧盟成员国内的外观设计和商标注册工作，瑞士并非欧盟成员国，SWISSGEAR商标在该机构获准注册的情形亦不能视为其在瑞士已获准注册。
　　综上，新《商标法》第十条第一款第（二）项所指的外国国家名称、国旗、国徽、军旗等是外国象征国家主权的标志，该条款的审查和适用体现的是对外国主权的尊重，因此在认定系争商标与外国国家主权性标志近似与否、例外规定能否适用时应从严把握、审慎分析，以确保此类标记不会被不公平占有，不会妨碍相关国家行使正常使用其主权性标志的权力。 相关链接
　　北京知识产权法院在SWISSGEAR商标异议复审行政纠纷案中对异议复审审查范围予以明确并充分说理。
　　威戈公司不服商评委裁定，向北京知识产权法院提起行政诉讼，认为被告将被异议商标是否构成我国新《商标法》第十一条规定的情形纳入本案审理范围违反请求原则，且被异议商标并未违反此规定。北京知识产权法院认为，一般情况下，原异议人的意见不得超出商标局异议裁定的审理范围，但涉及新《商标法》第十条、第十一条和第十二条适用的相关意见，可以作为例外情形。这主要是考虑到此三条的适用涉及社会公共利益和商标识别作用的发挥，且即使在商标异议复审程序中不予考虑，在后续的商标无效宣告程序中仍需做进一步的审查。
　　考虑到被诉决定符合我国新《商标法》第十条的相关规定，北京知识产权法院判决驳回原告的诉讼请求。